貼牌加工引起的商標侵權分析
以外銷為主的台商製造業,多以OEM即代工生產者居多,但一些企業在貨物出口時卻被海關以涉嫌商標侵權為由予以扣留,從而造成交貨期的延遲並可能承擔侵權所產生的法律責任。台商通常認為,境外委託方在其所在國已註冊了該商標並擁有所有權,且台資企業的加工貨物全部出口,並未在中國境內進行銷售,當然也就談不上對中國境內已註冊相同( 似) 商標造成混淆,因此一旦貨物被海關扣留,企業常常手足無措不知如何應對。
造成貼牌加工貨物被海關扣留的原因,主要是基於《中華人民共和國知識產權海關保護條例》之規定,即境內已註冊相同(似)商標權利人可向海關主動提出扣留侵權嫌疑貨物的申請並提供擔保;或海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑的,亦可在商標權利人提供擔保後扣留侵權嫌疑貨物。最終該貨物是否得以放行,則取決於對商標侵權的認定。
由於目前大陸法律對貼牌加工是否涉嫌商標侵權缺乏明確規定,導致司法實務中存在截然不同的認定結果。肯定商標侵權的理由認為:《商標法》第52條規定,未經商標註冊人的許可,在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的,則構成商標侵權,只要加工企業客觀上從事了在同種或類似商品上使用了與註冊商標相同或相似商標的行為即可認定。而否認商標侵權的理由則認為:
(1)貼牌加工係單純的生產貼牌,其行為不構成《商標法》意義上的「使用」;
(2)貼牌後的貨物全部出口,並沒有進入中國境內的流通領域,因此不能稱之為嚴格意義上的商品,而只是「產品」的概念,不會造成國內相關公眾的混淆和誤認,加工企業也就不構成商標侵權。
有基於此,對於貼牌加工企業來說,為避免陷入貨物被扣留的尷尬境地,應通過以下措施防患於未然:
(1)建立事先全面審查機制:重點審核商標權利證明,包括境外委託方在貨物最終到達地是否擁有該商標的使用權或所有權,是否在中國註冊並仍在有效期內;
(2)登錄海關總署的「知識產權海關保護備案系統」,查詢相關商標的海關備案情況。因海關對涉嫌侵犯已備案知識產權的貨物有主動提供保護的義務,貼牌加工企業應盡早避開雷區;
(3)重視簽訂書面合同:通過代理人簽訂合同的,須提供合法有效的授權委託書;並在合同中約定,由於委託方所提供的商標侵犯第三方的商標專用權,導致加工方延遲交貨或遭受損失的,加工方無須承擔延遲交貨違約責任,且委託方須向貼牌加工企業賠償由此而引起的一切損失;
(4)建立和完善「貼牌加工」制度,指定專人負責「貼牌加工」有關資料,包括客戶、品牌等資料的電腦錄入備查工作。
對於遭到海關扣留的貨物,貼牌加工企業可根據《知識產權海關保護條例》之規定向海關提供貨物等值的擔保金,請求海關放行其貨物;或盡快向海關提出書面說明並附送相關證據,海關如認為企業有充分證據證明其貨物未侵犯他人註冊商標的,則可放行已被扣留的貨物。但無論如何,儘管有貼牌加工企業事後通過向法院提起確認不侵權之訴的方式試圖挽回損失,但由於其未事先與委託方明確侵權責任,貨物被扣留導致其無法正常履行合同,最終蒙受損失的,還是貼牌加工企業自身。